编者按：ELFBAR在美国商标诉讼案初审判决中，所有产品被勒令下架，这对电子烟企业出海是一个警示。出海企业如何规避知识产权风险？……本篇文章是由两个至上向（美国）过莉律师的约稿。商标作为企业的重要财产之一，对于企业的经营发展至关重要。本文从美国法律角度出发，对该案的法律纠纷进行了深入分析和解读，希望能为读者提供有价值的参考和借鉴。
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【两个至上特约稿件】 佛罗里达州南区法院最近的初步禁令命令为那些计划向美国市场销售产品的中国公司提供了宝贵的经验。先来做背景解释，VPR是一家电子烟制造商，其主要营业地在佛罗里达州，以ELF商标销售一系列电子烟和配件。 它在佛罗里达州南区法院起诉了深圳威铂利公司及其美国经销商，指控其以ELFBAR的名义销售产品的商标侵权行为等。VPR还请求法院下达初步禁令，禁止威铂利以ELFBAR的名义销售产品。法院于2023年2月23日批准了该动议。
为了获得“初步禁令救济”[注1]，一方必须确定以下要素
(1) 在权利方面有实质性胜诉的可能性
(2) 如果不给予救济，将遭受不可弥补的伤害
(3) 威胁的伤害超过了救济将对非诉方造成的伤害
(4) 实施救济将符合公共利益
首先，法院驳回了威铂利提出的VPR商标不能执行的主张。根据“非法使用原则”[注2]，在声称该商标享有商标保护之前，商标必须符合所有适用的法律法规。威铂利认为，VPR的ELF品牌电子烟和电池被认定为需要在法律规定下进行“上市前审查”[注3]的“新型烟草产品[注4]”，但VPR并未获得FDA的预先营销授权以销售这些ELF品牌产品。因此，VPR违反了法律，ELF商标不可执行。
法院拒绝应用“非法使用原则”，理由是第11巡回上诉法院在商标侵权方面并未采纳该原则。有力的权威机构反对这一观点，而且“非法使用原则”不应被用来剥夺VPR商标财产利益，除非有独立的事实基础来寻求撤销该商标。此外，没有证据表明FDA认为原告的电子烟违反了适用的法规。法院还指出，“非法使用原则”几乎只出现在行政设置中，起源于美国商标诉讼和上诉委员会（“TTAB”）的程序，用于反对商标申请或取消注册。
回到此次对于ELFBAR的禁令分析，就第一个因素而言，法院认为原告VPR已经成功地建立了商标侵权索赔的胜诉可能性。
在决定是否存在混淆的问题上，法院分析了以下因素
(1)商标的类型/强度
(2)商标的相似性
(3)产品的相似性
(4)零售渠道和客户的相似性
(5)广告媒体的相似性
(6)威铂利的意图
(7)实际混淆情况
法院认为，以上因素都有力地支持认为威铂利使用ELFBAR商标会导致与原告的ELF商标混淆的判断
- 关于商标类型/强度。法院发现ELF商标是一个随意性很强的商标，随意商标[注5]在商标强度连续性中获得更大的商标保护。
- 关于商标相似性。法院发现商标看起来相似，它们都以相同的三个字母单词ELF开头。证据表明，“bar”经常被添加到其他单词的末尾来形成电子烟产品的名称。
- 关于产品相似性。法院发现两种产品的形状和大小几乎相同，它们相似，公众可能将它们归于同一来源。
- 关于零售店和客户的相似性。法院发现当事人利用相同的零售店——烟店、雾化产品店和便利店，通过批发分销商销售其产品。当事人还向类似的消费者基地销售其产品，而ELF和ELFBAR产品的主要消费者群体仍然是对吸烟感兴趣的消费者。
- 关于广告媒体的相似性。法院发现双方都利用类似的广告媒体，针对批发分销商的杂志以吸引客户，这有助于混淆产品的来源。
- 关于威铂利的意图。法院认为证据支持威铂利有不当的意图，因为美国专利商标局拒绝了威铂利的ELFBAR商标申请，原因是可能会与VPR的ELF商标产生混淆。但是威铂利还是进入美国市场销售ELFBAR产品。法院不相信威铂利的辩解，即他们在其他多个国家拥有有效的商标注册，因此在美国采用该商标不可能有不当的意图。
- 关于实际混淆。法院认为尽管VPR提供了一条文本消息，表明VPR的一位分销商对ELFBAR产品的来源感到困惑，但这种证据并不足以证明实际混淆的存在。
关于“不可逆伤害”[注6]的第二个要素。
法院认为有实质性的不可逆伤害威胁，因为VPR已经证明威铂利使用ELFBAR商标已经导致了其ELF产品在商品贸易中受损，而VPR特别关注ELFBAR产品在糖果和水果味电子烟烟油的推广中使用ELFBAR商标，这可能会导致VPR失去其声誉控制权[注7]的潜在风险。
关于利益平衡（经济和非经济损失）[注8]的第三个要素，法院认为如果没有禁令，VPR将继续遭受损失。在公共利益的最后一个要素上，法院认为公众有权利在市场上防止消费者混淆。
为了颁发即时的初步禁令，法院还要求VPR先支付50万美元的保证金。这笔保证金将作为对威铂利在确定此禁令错误时可能享有的赔偿金的支付。
结论：在中国公司开始销售产品进入美国市场之前，为商标进行清查检索和注册非常重要。正如本案所示，商标在其他国家注册成功，并不保证其在美国注册成功。如果商标注册申请被拒绝，公司应该考虑选择其他商标以降低潜在的法律风险和成本。
为了推翻“临时禁令动议”[注9]，重要的是在听证会前收集和提交所有可能的证据。在本案中，法院拒绝了威铂利公司重新开放证据听证会的动议，以添加有关ELF商标和ELFBAR商标之间混淆可能性的消费者调查证据。其中一个原因是该动议是在听证会结束近两个月之后提出的。
公司还可以考虑其他策略。在四个因素中获胜中的任何一个都可以打败临时禁令动议。例如，一种可能有用的策略是立即采用不会侵权的不同商标，因为法院在没有继续侵权的威胁和缺乏未来侵权的情况下，拒绝了临时禁令动议，以防止不可弥补的伤害。
注解：
1) “初步禁令救济”Preliminary injunctive relief：是指一种法律救济方式，是一种临时性的命令，通常由法院发布，要求被告在诉讼期间或者在法院对案件做出最终裁决之前，采取特定的行动或者停止特定的行动。其目的是保护原告方的权益，防止被告方在诉讼期间继续侵犯原告方的权利，同时也能够防止在诉讼期间被告方产生的不可逆转的损失。
2) “非法使用原则”unlawful use doctrine：是美国一种针对商标的法律原则，也被称为“先使用原则”。根据这个原则，商标的所有权归属于最先使用商标的人，而不是最先注册商标的人。如果一个商标已经被使用了一段时间，即使它没有被注册，使用者仍然可能对该商标享有某些法律保护。
3) “上市前审查”premarket review：由FDA管理，其中包括对产品的成分、制造过程、效果和安全性进行评估和审查。只有在经过严格的评估和批准后，产品才能被允许在市场上销售。
4)“新型烟草产品”New tobacco products：指的是采用新技术、新配方或新形式制造的烟草产品，与传统卷烟和烟草相关产品相比，其形态和成分有所不同。例如，电子烟、加热不燃烧烟草产品、口腔烟草制品等都被视为新型烟草产品。这些新型烟草产品在一些地区已经引起了监管部门的关注，并可能受到严格的监管限制。
5) “随意商标”Arbitrary mark：是商标法上的一个术语，指的是商标的选择与商品或服务的性质没有任何关联或联系，即该商标词语与所指代的商品或服务没有任何显而易见的联系。例如，“Apple”这个商标用于电脑和电子设备，字面上与这些商品并无关联，因此是一个典型的 arbitrary mark。相比于描述性的商标和字面意义的商标，arbitrary mark 更容易获得商标保护。
6) “不可逆伤害”irreparable injury：通常指的是在民事诉讼中，原告无法通过赔偿金或其他方式来弥补或修复的损失或伤害。这种伤害是永久性的或不可逆转的，即使在胜诉后，无法通过经济赔偿或其他手段来弥补受害方的损失。
7)“失去声誉控制权” lose control over its reputation： 意为失去对企业声誉的控制。这通常是指当一个公司或品牌声誉受到损害时，可能会导致公众对其产生负面印象，进而对其业务产生负面影响，如减少销售额、客户流失、股票价格下跌等。在某些情况下，一旦声誉受损，可能很难恢复，因此公司需要保护自己的声誉和品牌形象。
8) “利益平衡”balance of harm：通常是指在法律纠纷中考虑到各方损害的权衡。在商标侵权诉讼中，如果侵权方被认为对原告的商标权造成了不可逆转的伤害，那么权衡损害的平衡可能会导致判决支持原告。这种权衡通常包括经济损失、声誉受损等因素。
9) “临时禁令动议”preliminary injunction motion：是指在诉讼过程中，一方向法院提出的，请求法院在正式判决之前先作出一项临时性的禁令，禁止被告继续某种行为，以防止原告遭受无法挽回的损失。这项禁令通常在双方进行完整的诉讼程序之前生效，以保护原告权益。
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