侵权了，但可以申请无效？烟草律师解读JUUL与NJOY的专利之争

编者按：近日，JUUL在官网表示，NJOY旗下产品NJOY Ace涉嫌侵犯了JUUL的多项专利。JUUL已向美国国际贸易委员会（ITC）和美国亚利桑那州地方法院提起对NJOY的337调查申请，要求ITC禁止NJOY的违规产品在美国继续进口和销售。

专利诉讼是国际知名烟草公司在商业竞争中的常用手段。那此次JUUL发起337调查背后的原因是什么？涉及了哪些专利？是否会导致NJOY停售涉案产品？针对以上问题，两个至上特约律师、北京市中伦文德（昆明）律师事务所、烟草及新型烟草领域专家唐顺良团队的刘佩玲律师从专业角度解读了该专利案。

在本文中，刘佩玲认为，从JUUL的起诉文书来看，NJOY的产品结构很可能存在专利侵权风险，这也是JUUL发起诉讼的原因之一。然而，NJOY仍有对该专利的部分权利要求无效申请的机会，这可能会在后续的诉讼中产生影响。

特别声明：

本文仅代表作者观点及立场，两个至上仅作刊登，供行业参考学习，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性负责。

【两个至上特约稿件】6月30日，美国知名企业电子烟JUUL Labs, Inc.（以下简称“JUUL”）联合VMR Products LLC（以下简称“VMR”）在美国国际贸易委员会（简称“ITC”）以原告身份就NJOY有限责任公司、NJOY控股有限公司、奥驰亚集团有限公司、奥驰亚集团分销公司及奥驰亚客户服务有限责任公司提起337调查申请。

此次已是JUUL在过去五年时间里第四次针对“雾化器设备及其组件”提起337调查申请，而JUUL获益于此前三次的337调查。

笔者列举了以下几个具体问题，通过对这几个问题的解答来逐步揭开本次337调查的用意。

此次337调查背后原因是什么？

在美国电子烟市场，目前第一名为VUSE（占有41.8%的市场份额），第二名为JUUL（占有26%的市场份额），第三名为NJOY（占有3%的市场份额）。就在不久前，奥驰亚退出了对JUUL为期5年的投资，蜜月期结束，转而宣布以27.5亿美元对价收购NJOY，其背后原因在于：

• 看中了NJOY已经有产品拿到了FDA批准的PMTA通行证；

• JUUL因为违规营销陷入和美国各州的诉讼泥淖，正在逐一支付高额和解费用，包括FDA此前也拒绝了JUUL的有关产品申请，JUUL提起了诉讼。

• 驰亚收购NJOY后，将向其开放原有的20万家传统烟草销售渠道，以帮助NJOY迅速扩大市场规模。若NJOY的产品能够顺利在奥驰亚的销售渠道铺开，未来NJOY很大可能取代JUUL成为美国电子烟市场第二大品牌。而这正是JUUL什么频繁以专利作为武器，提起多次337调查申请，其背后暗藏着电子烟市场这块大蛋糕的抢夺大战。

此次337调查涉及专利是“金刚钻”么？

从JUUL提交的申请文件来看，涉及五件美国专利（分别为：USRE49114E、US10130123B2、US10709173B2、US11134722B2、US11606981B2），具体指控NJOY侵犯的权利要求如下表所示： 

从这组专利的情况来来看，被奥驰亚抛弃的JUUL有一种穷途末路的感觉，在和奥驰亚蜜月期合作的过程中，一些重要的专利已经被奥驰亚收购。从这次拿出来的专利来看，ITC最终裁定结果充满不确定性，NJOY面对奥驰亚的拥抱，自然也不会放弃美国专利局专利无效宣告的IPR程序。大烟草公司在美国市场的争夺中，面对专利诉讼已经司空见惯，应对自如。（参考两个至上2022年9月21号专题文章“详解菲莫国际556号专利被雷诺宣告无效案”）。

6.30JUUL的337调查涉及专利是“金刚钻”么？还是一种延缓颓势，等待产品禁令诉讼结束东山再起，狙击NJOY抢占市场的一种策略，丛申请文书内容来看，显然有点底气不足。

JLI为什么会联合VMR公司来提起此次的337调查？

事实上，VMR公司为JUUL的全资子公司。且笔者经查询发现，其中三件专利（分别为USRE49114E、US10130123B2、US10709173B2）的专利权人为JUUL，另两件专利（分别为US11134722B2、US11606981B2）的专利权人为VMR公司。这就不难理解为什么JUUL会联合VMR公司提起此次的337调查申请。

本次337调查申请涉及哪些诉求？

• JUUL根据《美国法典》第19章第1337（d）（1）条请求有限排除令，禁止任何侵犯一项或多项主张专利的雾化器设备、与之配套使用的烟筒及其组件进入美国，禁止其进口到美国、用于进口到美国、和/或由被申请人或代表被申请人进口后在美国销售。

• JUUL还根据《美国法典》第19章第1337（f）条请求永久停止和停止令，禁止被告及其附属公司、子公司、继承人或受让人进口、为进口而销售、营销、演示、分销、修理、翻新、提供销售、进口后销售或转让（出口除外），包括在美国装运库存或招揽美国代理商、分销商。或协助和教唆其他实体进口、为进口而销售、进口后销售或转让（出口除外）侵犯一项或多项主张专利的雾化器设备、与之配套使用的烟筒及其组件。

• 根据《美国法典》第19章第1337（j）条的规定，JUUL进一步请求在60天的审查期内对已经进口的侵权产品征收保证金。

本次337调查申请涉嫌侵权的技术点有哪些？

根据JUUL的诉状，本次337调查申请涉嫌侵犯了那些技术点? 由于篇幅有限，本文中仅以诉状中重点提到的典型的JUUL系统（以专利US10709173B2为例）进行分析。

本次337调查申请提到，被申请人侵犯了该专利的第1，2-4，6-7，15，16，18，19，20，21-25，28，30项权利要求。因上述权利要求仅权利要求1和权利要求20为独立权利要求，且两者区别不大，而其余均为从属权利要求，考虑到篇幅有限，本文仅对权利要求1进行分析，其内容翻译如下：

一种装置，包括:

1. 一烟弹，包括烟嘴、容纳可汽化材料的存储室及加热可汽化材料的加热室，所述的加热室内放置有电阻加热元件，其中可汽化材料经加热后生成气溶胶，所述的气溶胶由可汽化材料及穿过气流路径的空气组成；和
2. 一主体，包括可插入式接收所述烟弹的容器，其中，当烟弹插入到所述容器内并与容器扣合时，所述加热室设置在所述容器内；

其中，所述气流路径包括：一进气通道，其第一侧面由所述烟弹的外表面形成，第二侧面由所述容器的内表面形成，其中，当烟弹插入到所述容器内并与容器扣合时，所述的进气通道可向加热室内输送空气；和

一流体连接件，所述的流体连接件设置在烟弹内，用于连接所述加热室和所述烟嘴。

以下是该专利的部分说明书附图，以及诉状中提及的产品实物图，以方便读者理解技术要点。

从上述权利要求及起诉文书来看，JUUL指控的技术对比证据应该是指向NJOY的烟弹及气流通道，权利要求1并没有限定具体零部件的位置及连接方式，仅以功能性的词汇来描述电子烟雾化器基本结构，尤其是气流通道，保护范围相对较大，NJOY的产品结构很可能存在专利侵权风险。但与此同时，因权利要求1保护范围过大，亦给NJOY提供了针对该专利进行部分权利要求无效申请的机会。

结语：

电子烟、加热不燃烧烟草的专利诉讼，在2023下半年会不会告一个段落呢?

这个要看跨国烟草公司的战略重心。两个至上在去年1月12号的IQOS核心专利分享会上，专家预测HNB领域专利诉讼对抗强度会减弱，源于PMI公司HNB市场地位的巩固以及ILUMA的专利代际差，PMI战略重心转向了空白地区市场，并且采取了价格竞争，即便不发起诉讼威胁，也具备商业利润的巨大优势。

但是，电子雾化烟的格局相对比较复杂，全球合规治理成为2023-2025最重要的主题，大公司的HNB产品受到菲莫国际的挤压，加大了电子雾化烟市场的兼并、割据格局，竞争加剧。

电子烟品牌为争夺市场，还可能爆发新一轮的专利诉讼，国内电子烟企业将面临境外电子烟专利持有人的威胁，也会面临同行在境外发起专利诉讼的竞争。